企业知识产权合规与管理_郭桂峰、刘桂芝_9787521627084

本书由具有多年知识产权领域从业经验的资深专家编写，提炼出其多年协助企业进行知识产权合规与管理所遇到的常见高频问题以及潜在风险，采取问答模式，直击问题本身，提供问题解决及风险规避方案。本书深入浅出，列举大量典型案例，语言生动平实，贴近实务工作，可读性较强，是一本有利于企业高效直接解决知识产权合规与管理问题的实务指南。

第一部分企业内部制度合规与管理一、专利提案 1先公开发表再申请专利，影响专利授权 2已经公开销售的产品再来申请专利，可以吗 3申请专利时不写主要发明点，专利很难获得授权 4申请专利时不想公布太多技术，如何进行技术隐藏 5只写专利技术框架不写具体细节的专利交底，专利申请很难获得授权 6只口头叙述发明构思，不写技术交底书，专利代理师可以代为处理吗 7还没做出产品，但发明构思及细节已经确定，可以申请专利 8怎样利用国外的先进技术在国内申请专利 9企业产品只在国内销售，不销售到国外，有无必要申请专利 10研发项目不做专利检索查新，会存在专利侵权风险 11微创新也可以申请专利，专利并不需要“高大上” 12微创新专利申请的衡量尺度与挖掘方向 13目前不会去做的产品有无必要申请专利 14从专利制度的发展历程来看为什么要委托专利代理师 15专利证书在手，也可能构成专利侵权二、专利申请 1发明与实用新型专利有什么区别 2申请专利一定要委托专利代理事务所吗 3如何选择好的合作知识产权事务所 4如何选到性价比更高的事务所 5如何评价知识产权事务所的综合质量 6承诺发明专利包授权的事务所，值得合作吗 7高质量专利申请文件的撰写注意要点 8如何评价专利代理师撰写的专利申请文件质量 9将实际产品完整描述出来的是好专利吗 10如何申请到高质量的专利 11专利申请提交后，还能再修改增加新内容吗 12专利公开公告，就受到法律保护了吗 13专利在国内授权后还能去国外申请专利保护吗 14为什么同样一个技术却要同时申请发明和实用新型 15软件算法程序可以申请专利吗 16商业方法可以申请专利保护吗 17初创公司，用公司名义还是老板个人名义申请专利 18公司将所有专利的发明人都写成老板的名字，这样对吗 19离职后的员工还需要给予奖励与报酬吗 20离职后的员工还可以继续使用原单位的发明创造吗 21如何避免在离职后做出的发明创造构成职务发明 22如果与其他公司共同申请专利，对专利权人有什么影响 23增加其他公司的员工作为专利发明人，对专利权人有什么影响 24发明人离职后将其在专利文件中删除替换为新员工，可以吗三、专利答辩 1专利审查意见答辩的两种方式：“我都同意”与“我都不同意” 2专利审查意见中说专利没有创造性，是否专利就不能授权了 3审查员能看懂我的专利技术吗，会不会胡乱审查 4审查意见中说修改就可以授权，我要按要求修改吗 5审查意见会来几次，是否可以请求快点审查 6审查意见反馈专利技术没有创新，可以再加些创新的东西吗 7审查员说我的专利申请内容描述不清楚，我现在可以重新修改描述吗 8审查员说我的专利技术效果不明确，我可以补充实验数据吗 9专利答辩全程委托代理，发明人就可以不用管了吗 10审查员第一次审查意见认为可以授权，第二次审查意见补充检索认为不能授权，可以吗 11审查意见答辩过程中要注意“禁止反悔原则”，谨慎对专利进行解释四、专利流程 1一个发明专利如果申请费用减免可以减缴22015元 2初创企业可以申请费用减免吗 3中国发明专利的申请及审查流程介绍 4发明专利审批一般要三四年，可以加快审查吗 5中国实用新型专利的申请及审查流程 6中国外观设计专利的申请及审查流程 7发明专利申请通过专利预审制度半年就授权了，真的吗 8专利授权后还要交年费，可以不交吗？过两年有钱再交，可以吗 9专利年费每年都一样吗？什么时候缴纳？如果少缴或忘缴了怎么办 10专利可以不公开吗 11什么样的专利申请需要保密审查五、专利管理制度 1企业内部专利工作管理模式及各模式的优劣对比说明 2企业专利工作的三种认知阶段 3通过KPI或者物质奖励等激励机制解决专利提案数量问题 4企业专利工作内容哪些是对企业真正有价值的 5提升专利提案的两个办法，梳理专利地图及同行重点专利分享六、职务发明 1我自己想出来的创意，应该是属于我自己的，为什么要给公司 2职务发明的奖励报酬要制定制度并及时发放 3发明人在职期间，哪些申请专利的行为仍然属于职务发明 4招聘研发技术人员入职，要进行入职调查，避免职务发明纠纷 5员工离职时，进行知识产权侵权风险提醒，避免侵权行为发生 6上海法院职务发明裁判规则启发我们如何保护职务发明 7员工在外成立新公司，与公司同业竞争还申请专利，有没有办法阻止七、商标申请 1什么样的标识可以申请商标 2少数民族文字及繁体字是否可以用作商标注册使用 3广告语可以申请商标注册吗 4网络热门词汇可以申请商标吗 5申请商标选择指定商品时的五个基本原则 6查询到一个在先相同商标，怎么办 7商标被别人在其他类别抢注，如何应对 8“李鬼们”常见的商标抢注行为案例八、禁止商标注册及使用 1禁止商标使用1——有害于社会主义道德风尚 2禁止商标使用2——有不良影响 3禁止商标注册1——通用名称，图形，型号 4禁止商标注册2——直接表示商品质量、原料、功能等 5禁止商标注册3——缺乏显著特征 6禁止商标注册4——复制摹仿国内外知名品牌 7禁止商标注册5——抢注被代理商标 8禁止商标注册6——损害他人在先权利 9禁止商标注册7——不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标九、商标审查 1高驳回率——“蹭名牌”申请 2高驳回率——拼接现有知名品牌 3如何通过商标设计增加商标显著性 4有什么样的商标使用行为才不会被别人以连续三年不使用为理由撤销掉该商标 5商标合理使用的两种形式 6不规范使用商标的常见情况及后果十、商标流程 1中国商标申请的基本流程及时间 2企业名称地址变更了，一定要办理商标变更吗 3商标卖给别人，要注意什么呢 4买别人的商标，需要注意什么 5商标许可给别人使用，需要注意什么 6商标到期一定要续展吗十一、商标战略 1尽早确定企业商标战略，早做商标规划布局 2为避免急用的商标注册不成功带来的商标风险，应当储备商标池 3定时监控商标初审情况，避免自己家知名商标被他人“搭便车” 十二、软件著作权登记 1哪些作品可以申请著作权保护？作品一定要申请著作权登记吗 2职务作品与法人作品的区别 3软件著作权申请与其他著作权申请有什么区别吗 4软件著作权的每次迭代尽量申请著作权保护十三、著作权登记保护 1公司经营活动中哪些创作作品需要进行著作权登记保护 2集成电路布图设计如何进行登记保护第二部分商业秘密合规与管理一、有效分离商业秘密 1哪些商业信息构成商业秘密 2采用商业秘密保护与专利保护的区别二、有效管理商业秘密 1建立商业秘密管理制度，有条件的应当购买保密信息管理软件 2与核心骨干员工签好竞业禁止协议，避免离职员工同业竞争 3业务员离职后成立新公司开发原公司的老客户，构成商业秘密侵权 4从竞争对手公司高薪挖人，生产销售对方保密产品构成商业秘密侵权 5科技企业如何更好地防范商业秘密风险第三部分产品合规与管理一、产品研发立项阶段合规 1专利检索分析可以助力企业研发获得研发启示 2螺杆压缩机项目提供国外同行最新研发路径与方向 3超声手术刀项目提供竞争对手如何解决业内技术瓶颈问题的启示 4轮胎胎压监测器项目提示专利空白点及专利布局方向 5专利检索分析可以助力企业挖掘出更多专利申请 6在研发、生产、销售三个时间节点评估知识产权侵权风险二、产品采购生产阶段合规 1采购重要产品时要求提供专利不侵权报告，避免采购侵权产品 2一个产品申请一个专利的观念已经落伍，要用专利包保护重要产品 3提交专利申请后，产品持续改进迭代，可以再次申请专利 4生产自主研发的知识产权产品，也可能会侵权三、产品销售售后阶段合规 1专利检索分析助力企业预判专利侵权风险并进行规避设计 2技术项目并购时可以通过专利尽调来防控投融资风险第四部分对外宣传及合作合规与管理一、对外宣传及合作的常见风险 1公司经营过程中，谨防三类高发侵权风险：字体、图片、软件 2做好知识产权管理维护工作，避免知识产权失效二、对外宣传风险 1对宣传展出信息进行审核，确保先专利申请再对外公开 2恶意竞价排名“劫持”他人流量构成不正当竞争 3假冒专利行为——专利权到期终止失效后不能继续使用 4假冒专利行为——未交年费已经终止失效专利不能继续使用 5假冒专利行为——专利申请标注为授权专利，外观标注为发明 6假冒专利罪——主观故意假冒他人专利，情节严重 7企业商标注册不全、定位不准、随意使用三、对外合作风险 1与他人进行技术合作，要事先约定专利权属 2投融资前未做专利尽职调查可能导致项目估值极不准确第五部分科技政策合规与管理一、科技政策说明 1适合科技企业申报的四大类科技政策说明 2各个发展阶段的科技型公司适合申报什么样的科技政策二、高新技术企业介绍 1高新技术企业对企业有什么好处，为什么要申请 2高新技术企业需要具备什么条件，准备什么资料 3怎么持续维持高新技术企业称号三、其他科技政策介绍 1上海市科技小巨人企业 2上海市企业技术中心 3上海市专利工作试点示范企业四、科创板上市介绍 1科创板上市企业的定位是什么 2科创属性评价是指什么 3科创板企业上市过程中常见的知识产权问题 4科创板企业如何增加支撑主营业务的发明专利数量与质量五、科技政策申报常见问题 1科技项目申报数据作假 2科技项目实施弄虚作假或者直接不实施第六部分外贸知识产权合规与管理一、专利海外申请 1专利要到国外申请保护，有什么途径与方法 2国外申请专利费用贵吗？要多久？有资助吗 3国外申请专利有加快程序吗 4中国专利局认为可以授权的专利，国外也会授权吗 5如何避免产品出口在海外产生专利侵权风险二、商标海外申请 1商标到海外申请保护，有什么途径和方法 2商标在海外被他人抢注，怎么应对 3如何避免商标被他人在海外抢注三、其他知识产权海外保护 1著作权也需要海外登记吗 2知识产权海关备案可以预防侵权吗第七部分知识产权维权诉讼合规与管理一、专利保护 1中国知识产权强保护严保护时代 2为什么我申请的专利不能真正保护我的产品 3好技术好产品没有得到真正专利保护的四个重要原因 4好产品如何获得更好、更全面的专利保护 5把最终产品申请成专利就能获得保护吗 6如何判断专利保护强度 7如何利用外观设计更好地保护产品二、专利维权 1如何发现他人侵权线索——专业机构监测+市场监测 2可以要求知识产权侵权方先停止侵权吗 3发生知识产权侵权行为，可以要求侵权人承担什么样的责任 4现在知识产权侵权会被惩罚性赔偿吗？会罚多少呢三、专利无效宣告 1专利授权后还可以通过专利无效宣告来让专利失效 2专利无效宣告的基本理由 3专利无效的审查流程 4通过47份网站公开证据来证明专利内容已经被提前公开 5应当从整体技术方案而不应割裂技术特征来评判专利创造性 6技术特征组合之后还需要有技术启示才能否定专利的创造性四、专利侵权诉讼 1怎么认定构成专利侵权 2要进行专利侵权诉讼，需要准备什么证据 3专利侵权可以要求侵权方承担取证费用及律师费用吗 4专利等同侵权的保护范围不应当延展到现有技术的常规变形内 5行政途径处理专利侵权行为速度快效率高五、商标侵权诉讼 1有哪些行为构成商标侵权 2遇到商标侵权，权利人应当如何处理 3被权利人起诉或警告商标侵权，应当如何处理 4侵犯知名公众人物姓名权的恶意商标注册行为不再被允许 5重复商标侵权行为被适用惩罚性赔偿予以严厉打击六、版权侵权诉讼 1著作权的侵权行为有哪些 2如何进行著作权的保护 3企业经营过程中如何避免著作权侵权 4如何合理界定作品的改编与借鉴 5将创作者投标创作的设计图作品制作展出构成著作权侵权 6模仿抄袭知名大IP会被认定为侵犯著作权及不正当竞争七、不正当竞争诉讼 1什么是生产经营活动中的不正当竞争行为 2网站视频刷单构成不正当竞争法中的虚假宣传行为 3借专利维权之名行打击商业竞争对手的恶意诉讼要承担法律责任 4使用知名商品特有的装潢及企业字号构成不正当竞争

在企业日常知识产权工作中，会涉及大量的专利申请、商标注册、著作权登记等管理工作。同时，企业的知识产权绝大部分是员工的职务创作获得，员工在自身工作岗位上为完成工作任务接受单位指派进行发明创造，或者公司受让他人的知识产权。如何对这些知识产权进行有效管理，并与公司内部的商业秘密进行有效分隔，这些工作涉及大量的管理与合规问题，管理人员需要具有较强的知识产权意识，才能有效地进行知识产权管理。在整个知识产权管理工作中，专利工作是企业知识产权工作中非常重要的部分，尤其对于技术驱动的科技型企业，专利工作就更为重要。专利工作包括专利提案阶段、专利申请阶段、专利审查答辩阶段、专利保护阶段；这几个阶段都涉及专利流程以及专利管理，在知识产权管理过程中，重视管理合规，才能避免各种潜在问题，将各种风险消弭于无形，让知识产权真正为企业发展保驾护航。一、专利提案 1先公开发表再申请专利，影响专利授权很多人在申请专利前，已经把专利内容发表过论文，或者在公司的微信公众号、官方网站、公司宣传资料上已经发布过，这时候再去申请专利是否可行？我们都知道，专利授权要求技术方案本身具有新颖性和创造性，所谓新颖性，就是在专利申请时，这个专利在全世界范围内都是最新的，以前都没有过。显然，已经对外发表过的内容，不论是发布论文还是发布在网站微信公众号、企业官网宣传册上，哪怕对外公开演讲，都已经成为人类公有知识的一部分了，此时再申请专利就显然不具有新颖性。但是有以下几种例外：（1）私密小圈子内的技术交流，譬如公司内刊，严禁对外流传；内部讲话讨论；限定了阅读权限的朋友圈；明确属于保密信息的不对外公开的内部信息，是默认为不影响新颖性的。（2）难以留痕的公开发表，譬如公司官网上、微信公众号上发表后立即予以删除。对于先公开发表后再去申请专利，是否可以授权，其衡量标准为：如任意人员都可以查看到该发表信息，且已经留下了书面证据，此时再去申请专利，是不应当被授权的，即使授权，也是非常容易被宣告专利无效的。案例：某企业开发了一个环保污水处理产品，填补了国内外的技术空白，销售非常火爆；同行抄袭模仿，也开始生产销售同类产品，该企业就去起诉专利侵权。但官司还没有打，专利就被专利局宣告无效了。为什么呢？原来该公司在研发出环保污水处理产品后，先非常高兴地在自己的官网对外宣布了这个大好消息，并在网页上公布了产品的照片以及基本性能、创新之处；过了两天，技术部门才联系专利事务所进行专利申请；竞争对手了解后立即将他们公司网站内容做了公证取证，并向专利局提交了专利无效申请，最终专利局以该专利已经在先公开丧失了新颖性宣告该专利无效。为了避免自己先公开导致专利无效的情况，建议企业做到以下两点：（1）技术研发完成后，第一时间考虑申请专利，然后再考虑发表论文，公开展出、市场宣传等。（2）企业对外公开专利产品相关技术信息时，应当由专利法务或者外部专利律师审核后再对外发布，确保万无一失。 2已经公开销售的产品再来申请专利，可以吗经常有企业在某款产品销售比较好时，为防止同行模仿抄袭，就来申请专利，那么这种情况能申请专利吗？我们都知道，专利授权需要满足新颖性与创造性的要求，所谓新颖性就是在全世界范围内这个技术都是最新的，其他人没有做出来过。已经公开销售的产品显然已经不具有新颖性了，自然不满足专利授权的新颖性条件，不应当被授权。对外公开销售的产品，如果满足如下几个条件之一，即不具备专利新颖性要求：（1）在媒体上做了宣传推广，并公布了创新细节；（2）在公开场合公开展出、公开使用；（3）采购方采购该产品后，进一步组装加工，对外再进行销售使用。如果对外公开销售的产品，具有如下情况，则应当认为还具有专利新颖性：（1）仅供特定客户内部使用，并不对外公开；（2）销售产品属于加工设备或者加工方法等，不会作为终端产品再次进入公开流通市场。因此，如果在先销售行为导致专利技术对外公开，成为现有技术，那就丧失了新颖性，不符合专利授权条件。如果在先销售行为并未导致专利技术对外公开，那就没有丧失新颖性，符合专利授权要求。案例：A公司向B公司销售一款最新的直线驱动电机，B公司采购该电机配套使用在其工厂内的一种食品加工设备，销售了两年后，A公司将该产品申请了专利，A公司法务人员担心，该产品已经对外销售了两年，再去申请专利是否已经丧失新颖性？专利律师向法务人员解释道：该产品仅向B公司销售，B公司购买该产品后配装内嵌在食品加工机上使用，仅用于食品加工，加工工厂也不对外开放；所以A公司的这款产品并未向不特定公众公开，并不构成因为“使用公开”丧失新颖性的情况，所以仍然可以申请专利并获得授权。如果有同行将国内已经公开销售使用多年的产品拿来申请专利，这样的专利受保护吗？按照新颖性要求，已经对外销售的产品丧失了新颖性，不应该再获得专利保护。但是，专利局的审查员并不知道这些产品已经对外销售，如果在进行专利文献检索时，没有检索到与该产品相关的在先公开文献，该专利就会被授权。这时候，如果其他人能够提供该产品已经在先使用的证据，就可以向专利局请求宣告该专利无效。实务中，笔者发现，确实存在已经在先销售使用的技术被拿来申请专利，其他人要想请求宣告专利无效的情形，其实难度非常大，主要原因在于：（1）在先销售使用的“法律证据”很难收集，很多人确实能够提供销售合同，但是合同中可能没写产品型号，或者没有发票，或者没有产品照片，与专利产品不能完整对应，无法证明该专利产品已经在先销售的“法律事实”。（2）即使提供了完整的证据链证明该产品在先公开销售了，但是产品会不断迭代升级，专利里面描述的技术细节很难在证据固定的产品上得到完整体现。（3）专利无效的费用相对于专利申请的费用高了近10倍，如果没有切身利益，很少有人愿意去申请别人的专利无效。因此，只要该技术或产品没有被书面的专利文献或者期刊杂志所公开，就应该去申请专利，而不需要考虑是否已经对外销售。 3申请专利时不写主要发明点，专利很难获得授权专利申请时应当写清楚专利技术方案相对于现有技术的创新之处，审查员审查该创新之处是否清楚完整可实施，并且全世界范围内均没有，也不是本行业普通技术人员轻易就能想到的。如果符合这几个条件，审查员就授权该专利；不符合就予以驳回。所以在申请专利时，写清楚专利的创新之处至关重要，这决定了这个专利最终能否授权，以及授权的保护范围有多大。但很多发明人基于以下各种考虑，并不愿详细描述专利的发明点：（1）因工作繁忙委托专利代理师写技术交底书；（2）担心主要发明点属于公司技术秘密，不愿在专利里面公开；（3）认为已经概括描述了专利发明点，没必要详细描述具体细节。在解析发明人的以上误区之前，先来解构一下整个专利制度：（1）专利申请及维权的制度设计发明人做出发明创造，并提供创新素材；专利代理师进行提炼概括，并规划专利保护范围；专利审查员审查专利是否具有新颖性、创造性以及对该专利给予多大的保护范围；法院审查涉嫌侵权产品是否在授权专利的保护范围之内。（2）真假创新现代专利制度的基础是“技术创新”，技术创新有“真创新”与“假创新”之分，创新为何会存在“真假”之说？因为发明人在做发明创造时会受到自身认知能力与知识的局限，做出的创新可能是前人已经做过相同的或类似的，那就是“假创新”；如果前人没有做出过相同或类似的创新，那就是“真创新”。所以发明人需要详细地描述自己的创新细节，才能让专利代理师、专利审查员、法官来评鉴是否“真创新”。（3）专利制度核心在于保护而非授权发明人做出“真创新”，申请专利的最终目的是通过专利审查获得授权后，在专利审查员核定的专利保护范围内获得专利保护。如果专利授权，但核定的保护范围极窄，不能匹配发明人的“创新贡献”，发明人就很吃亏，会损失后续市场对同类创新产品的掌控力与商业价值。（4）详细描述专利发明点的价值详细描述专利发明点，对发明人的价值在于：首先，便于专利代理师识别该专利是“真创新”还是“假创新”，如果是假创新，根本就没有必要去申请专利，避免浪费专利申请费用。其次，便于专利代理师准确评估发明人的“创新贡献”，从而技巧性地进行专利保护范围的规划布局，以应对专利审查员的各种可能质疑。再次，便于在专利审查过程中与审查员进行保护范围的“讨价还价”，为发明人争取到最大的保护范围。最后，便于在专利侵权诉讼中界定专利的保护边界，从而得到合理的扩张保护。案例：A公司的发明人张经理是高级工程师，申请过很多专利，有朋友推荐一个专利代理师，据说不需要提供技术交底就可以申请专利，张经理平时研发任务非常重，经常为写专利技术交底而苦恼，听说可以无交底写专利，非常开心，觉得可以合作试试看，就将几个发明题目以及几个产品的介绍发给了专利代理师，过了两周，果然收到了专利代理师“整理”出来的专利申请文件。张经理仔细一看，这些专利申请文件中的内容都是通过网上搜索出来的现有技术内容汇总，通篇都是行业里面的基础知识以及一些似是而非的推断描述。张经理不放心，就特地跟这个专利代理师电话沟通了一下，发现代理师并不与他谈技术细节，只跟他讲，“你放心，这些专利包授权”。张经理又找了几个正规代理事务所多方咨询，才了解到：原来国内的实用新型与外观设计专利，不做实质性审查，只要申请内容不跟在先技术完全一样基本都能得到授权；而发明专利虽然做实质审查但是审查流程要两三年，到时候他们早就跑了。张经理听后感慨万千：看来专利申请跟技术研发一样，来不得半点偷懒与敷衍，不然只会浪费人力和物力。

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