本书是针对软件通信领域发明专利审查意见答复的指导书籍,主要针对的是实质审查程序及复审程序中对发明专利申请的审查意见通知书和复审意见通知书的答复。
本书主要讲述软件通信领域发明专利审查意见通知书答复的主要特点和一般技巧,希望帮助初学者提升答复审查意见的能力,为申请人争取合理的权益;也可供知识产权相关领域从业人员参考。
适读人群 :专利代理人,知识产权相关领域从业人员
本书主要讲述软件通信领域发明专利审查意见通知书答复的主要特点和一般技巧,希望帮助
初学者提升答复审查意见的能力,为申请人争取合理的权益;也可供知识产权相关领域从业人员
参考。
中国知识产权事业经过四十年的发展,已经取得了举世瞩目的成绩。越来越多的迹象表明,中国将成为世界未来的知识产权主战场。中国也把知识产权提到了战略高度,习近平总书记与李克强总理多次在重要会议中就中国知识产权工作作出重要指示,国家相关部门也不断出台各类促进知识产权发展的政策,凸显了中国对知识产权的重视。
在几十年的快速发展中,中国主要的知识产权指标—发明专利申请量与授权量以及商标申请量稳步上升,几项数据现均已位居世界第一,PCT 申请量也在快速增长。中国对于知识产权的保护,无论是在意识上还是法制环境上都有了长足的进步,中国已发展为名副其实的知识产权大国。
专利作为知识产权的重要部分与科技创新的主要载体,具有调动科学研究积极性以及提高经济效益与社会效益的作用,对于提升国家与企业的核心竞争力具有重大意义。在我国专利事业飞速发展的同时,也出现了很多不协调的因素。其中,在巨大的专利申请数量的背后,就有专利质量的隐忧,当然这也是我国知识产权快速发展必经的一个阶段。而专利作用的大小,取决于专利质量。近年来,中国也调整了发展方向,出台了诸多提高专利质量的政策,引导社会的专利工作由高数量向高质量发展。
深圳中一联合知识产权代理有限公司(中一知识产权)多年来一直非常重视专利质量,曾率先制定质量标准,并把标准融入管理的方方面面。实施十多年来,取得了非常好的效果。在2014 年,中一知识产权更是推出了高价值专利培育项目。通过几年的实践,积累了非常多的经验,并陆续在《中国知识产权报》与IPRDaily 等媒体发表了经验文章。该项目通过专利进行整体布局与规划,深入沟通、仔细推敲撰写文件以及多重审核等,打造出保护全面且文件可用性强的专利包,为企业的产品提供有力保护,助力企业提升自身价值与核心竞争力。
好的专利,除了要有好的技术和好的撰写文件外,答复审查意见的过程同样重要。优质的审查意见答复,不仅可充分阐述专利申请文件的技术细节,也可在一定程度上弥补专利申请文件内容本身存在的缺陷。
近年来,我国的工业在向智能化方向发展,加之出现的一些商业方法方面的创新,相应的以软件和通信方式为表现形式的专利申请数量出现了大幅增长。故本书选取了以软件通信领域为背景的专利,对相应的审查意见答复策略展开分析论述。当然,本书对于专利申请审查意见答复的核心思想,对其他领域的审查意见答复策略也有一定的参考价值。
本书汇集了中一知识产权专利代理师在多年审查意见答复工作过程中所总结的经验与心得,结合真实案例,以审查意见答复采用的原则为出发点,对答复过程中需注意的重点难点进行说明,从不同角度入手,系统性地对审查意见答复所需的各个环节进行全面剖析,并且在举例过程中保留了审查意见答复的修改痕迹。本书内容通俗易懂,对同行和企业工作者有很大的帮助和启示。
本书的观点仅代表中一知识产权代理师的集体思想,内容如果存在不妥之处,还望给予批评指正。
最后,感谢辛勤付出的各位代理师,感谢各位老师对本书的指导。
张全文
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深圳中一联合知识产权代理有限公司董事长,中国四星专利代理人、知识产权副研究员、中华全国专利代理人协会理事、广东专利代理协会会长、广东省知识产权局知识产权专家库首批入库专家,深圳市专利代理行业联盟理事长、深圳市专利协会常务副会长、西南政法大学知识产权研究中心特邀研究员,2016年度IPR影响力十大人物;资深专利代理人。
第1 章 审查意见答复概述
1.1 审查意见答复的作用 001
1.2 审查意见答复的基本原则 002
第2 章 审查意见答复的步骤
2.1 理解审查意见 008
2.2 分析审查意见的正确性 010
2.3 确定答复策略及方式 012
2.4 小结 015
第3 章 审查意见答复策略的要点
3.1 答复策略的两个重要方面:答复点与陈述说理 017
3.2 如何寻找答复点 024
3.3 如何进行有说服力的意见陈述 037
第4 章 从特征认定角度出发的审查意见答复策略
4.1 如何确定区别技术特征 040
4.2 如何看待技术特征拆分和关联 048
4.3 如何看待技术特征的功能相同与技术特征公开 060
4.4 如何看待技术特征与其所在的技术方案的关系 069
第5 章 从解决技术问题角度进行的审查意见答复策略
5.1 由最接近的现有技术所要解决的技术问题寻找答复策略 080
5.2 由非最接近的现有技术所要解决的技术问题寻找答复策略 094
5.3 关联技术特征之间共同解决的隐蔽性技术问题对寻找答复策略的影响 107
第6 章 针对公知常识类的审查意见答复策略
6.1 认定为公知常识的几种情况 115
6.2 最接近的现有技术对公知常识结合的影响 133
6.3 发明点特征被认定为公知常识的辩驳策略 141
第7 章 修改策略
7.1 修改的基本原则 151
7.2 修改在答复策略中所起的作用 159
7.3 如何配合意见陈述进行修改 164
第8 章 中间审查意见通知书答复策略
8.1 中间审查意见通知书答复基本情况 173
8.2 如何寻找新的答复点 175
8.3 如何强调已论述过的答复点 194
第9 章 针对是否符合保护客体的答复策略
9.1 针对《专利法》第二条第二款的答复策略 201
9.2 针对《专利法》第二十五条第一款第(二)项的答复策略 205
9.3 小结 208
根据最新的《专利审查指南》第二部分第八章对实质审查程序的介绍,发明专利申请必须通过实质审查,才可能获得授权。实质审查程序涉及的主要工作:审查员以审查意见通知书的形式将审查意见和倾向性结论通知申请人,申请人通过意见陈述和/ 或修改申请文件的方式对审查意见通知书进行答复,经过一轮或数轮审查意见通知书发出和对应的审查意见通知书的答复,直至实质审查程序的结束,发明专利申请被授权、驳回或撤回。绝大部分发明专利申请在实质审查程序中需要经过审查意见通知书发出和对应的审查意见通知书的答复,仅有极少数的发明专利在实质审查程序中不经过上述过程。
在发明、实用新型及外观设计专利的初步审查程序中,有时也会出现具有审查意见通知书发出和对应的审查意见通知书的答复情况的专利申请,但是对应的比例较低。此外,在复审程序中,存在相当比例的专利申请经过复审意见通知书发出和对应的复审意见通知书的答复过程。
本书所涉及的审查意见答复主要针对的是实质审查程序以及复审程序中对发明专利申请的审查意见通知书和复审意见通知书的答复,对于与某些法条相关的实用新型的审查意见通知书也会有部分涉及,不涉及外观设计的审查意见通知书答复。